Decreto Legislativo Nº 1397 - Modifica el Decreto Legislativo Nº 1075, que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión Nº 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial

4.2 La Dirección de Signos Distintivos del Instituto por objeto total o parcialmente la realización de actividades Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección inventivas, diseños industriales y esquemas de trazado de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) es competente de circuitos integrados pertenecerán al empleador. Sin para conocer y resolver en primera instancia todo lo relativo embargo, el empleador deberá asignar al trabajador a marcas de producto o de servicio, nombres comerciales, una compensación adecuada si el aporte personal del lemas comerciales, marcas colectivas, marcas de trabajador a la invención, diseño industrial o esquema certificación, denominaciones de origen, indicaciones de trazado de circuito integrado, el valor económico de la geográficas y especialidades tradicionales garantizadas, misma o la importancia de tal invención, diseño industrial incluyendo los procedimientos contenciosos en la vía o esquema de trazado de circuito integrado, excede los administrativa sobre la materia, que son conocidos por la objetivos explícitos o implícitos del contrato o relación de Comisión de Signos Distintivos. Asimismo, la Dirección de trabajo o de servicios. El monto de la compensación será Signos Distintivos tiene a su cargo el registro de contratos fijado por el juez especializado en lo civil, de conformidad que contengan licencias sobre signos distintivos y el con las reglas del proceso sumarísimo, a falta de acuerdo registro de contratos de transferencia de tecnología. entre las partes.

4.3 La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, b) Si el trabajador realizase una invención, diseño a través de su respectiva Comisión, conoce en segunda industrial o esquema de trazado de circuito integrado y última instancia los recursos de apelación interpuestos en relación con su actividad profesional y mediante la contra las resoluciones que deniegan en primera instancia utilización de medios o información proporcionada por el solicitudes de registro de elementos de propiedad empleador, éste tendrá derecho a asumir la titularidad de industrial en los que no se ha formulado oposición. la invención, diseño industrial o esquema de trazado de

4.4 La Dirección de Signos Distintivos, a través de circuito integrado o a reservarse un derecho de utilización su respectiva Comisión, conoce en segunda y última de los mismos, dentro del plazo de 90 días contados a instancia los recursos de apelación interpuestos contra partir del momento en que tomó conocimiento de la las resoluciones de primera instancia recaídas en existencia de la invención, diseño industrial o esquema procedimientos no contenciosos. de trazado de circuito integrado. Cuando el empleador

4.5 En los casos contemplados en los puntos 4.3. y 4.4 asuma la titularidad de una invención, diseño industrial o las resoluciones emitidas por las respectivas comisiones esquema de trazado de circuito integrado o se reserve un agotan la vía administrativa. derecho de utilización de los mismos, el trabajador tendrá

4.6 La Sala Especializada en Propiedad Intelectual derecho a una compensación adecuada de acuerdo a la del Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de importancia industrial y económica del invento, diseño la Competencia y de la Protección de la Propiedad industrial o esquema de trazado de circuito integrado, Intelectual (INDECOPI), salvo lo señalado respecto a considerando los medios o información proporcionada los procedimientos contemplados en los puntos 4.3. y por la empresa y los aportes del trabajador que le 4.4, conocerá y resolverá en segunda y última instancia permitieron realizar la invención, el diseño industrial o administrativa los recursos de apelación. esquema de trazado de circuito integrado. El monto de (…)” la compensación será fijado por el juez especializado en lo civil, de conformidad con las reglas del proceso “Artículo 29.- Reivindicaciones sumarísimo, a falta de acuerdo entre las partes. Las reivindicaciones presentadas en la solicitud c) Las invenciones, diseños industriales y esquemas fraccionada no deben contener la misma materia que se de trazado de circuitos integrados desarrollados realizadas pretende proteger por la solicitud inicialmente presentada. durante la vigencia de la relación laboral o durante la Al momento de presentar la solicitud, se deberá indicar ejecución de un contrato de prestación de servicios, en las reivindicaciones que se tramitarán en la solicitud fraccionaria y las que permanecerán en la solicitud cuya realización no concurran las circunstancias previstas inicialmente presentada. en los incisos a) y b), pertenecerán exclusivamente al No se admitirá el fraccionamiento en caso la solicitud inventor o diseñador de los mismos.” fraccionada comprenda las mismas reivindicaciones o alcance que se pretende proteger en las reivindicaciones “Artículo 37.- Invenciones, diseños industriales de la solicitud inicialmente presentada. y esquemas de trazado de circuitos integrados No es posible otorgar más de una patente de invención realizados en centros de educación e investigación para una misma materia inventiva.” El régimen establecido en el artículo anterior será aplicable a las universidades, institutos y otros centros de “Artículo 31.- Oposiciones educación e investigación, respecto de las invenciones, Las oposiciones deberán consignar o adjuntar, según diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos el caso: integrados realizados por sus profesores o investigadores, salvo disposición contraria contenida en el estatuto o a) Identificación del opositor; reglamento interno de dichas entidades. b) poder otorgado a quien represente al opositor; Cuando una empresa contratara a una universidad, c) la identificación del expediente; instituto u otro centro de educación o investigación para la d) los fundamentos de hecho y de derecho de la realización de investigaciones que involucren actividades oposición; inventivas, diseños industriales o esquemas de trazado e) los medios probatorios que acrediten los hechos de circuitos integrados, el régimen establecido en el alegados; y presente artículo será aplicable a la empresa, respecto f) La indicación del día de pago y el número de de las invenciones, diseños industriales y esquemas constancia de pago de la tasa. de trazado de circuitos integrados realizados por los profesores o investigadores de la institución contratada. En caso de incumplir con alguno de los requisitos En este supuesto, la compensación adecuada a que se señalados, la autoridad competente requiere al opositor refieren los incisos a) y b) del artículo 36 de este Decreto para que subsane la omisión, concediéndole un plazo Legislativo deberá ser abonada directamente por la de dos (02) días hábiles a partir del día siguiente a la empresa al profesor o investigador que hubiera realizado notificación del requerimiento, bajo apercibimiento de el invento, diseño industrial y esquema de trazado de tenerse por no presentada la oposición.” circuito integrado, de ser el caso, independientemente de las contraprestaciones pactadas con la institución “Artículo 36.- Invenciones, diseños industriales contratada.” y esquemas de trazado de circuitos integrados desarrollados durante relación laboral o de servicios “Artículo 38.- Reinversión para investigación Salvo pacto en contrario, las invenciones, diseños Las entidades que reciban financiamiento estatal para industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados sus investigaciones, diseños industriales y esquemas desarrollados durante una relación laboral o de servicios, de trazado de circuitos integrados deberán reinvertir se rigen por las siguientes reglas: parte de las regalías que reciben por la comercialización 8 NORMAS LEGALES Viernes 7 de setiembre de 2018 / El Peruano de tales invenciones, diseños industriales y esquemas “Artículo 136-A.- Presentación de escritos ante la de trazado de circuitos integrados, con el propósito de Sala Especializada en Propiedad Intelectual generar fondos continuos de investigación y estimular Las partes tienen el derecho de presentar los escritos a los investigadores, haciéndolos partícipes de los y documentos que consideren pertinentes hasta antes rendimientos de las innovaciones.” de que el expediente pase a etapa de ser resuelto. La Secretaría Técnica levanta un acta dejando constancia de “Artículo 109.- Etapa de resolución del expediente que el expediente se encuentra en dicha etapa, la cual es Cuando el expediente se encuentre en estado de ser anexada al expediente y notificada a las partes, y surtirá resuelto, la autoridad competente deberá dejar constancia efectos desde el día siguiente de su notificación. de ello en el expediente. No está permitido a las partes la presentación de En dicha etapa las partes no podrán presentar medios escritos reiterando los argumentos de hecho o de derecho probatorios adicionales ni solicitar su actuación, a menos que hayan sido expuestos anteriormente.” que sea requerido para ello por la autoridad competente.” “Artículo 136-C.- Inadmisibilidad de devolución de cédulas “Artículo 113.- Caducidad de las medidas Es inadmisible la devolución de las cédulas de cautelares notificación, realizadas en el último domicilio fijado por las Las medidas cautelares caducan con la decisión que partes, alegando que el mismo ya no pertenece a éstas resuelve de manera definitiva el procedimiento, salvo que o porque haya habido un cambio de representante. La la denuncia hubiese sido declarada infundada en primera notificación realizada en dicho domicilio produce plenos instancia, en cuyo caso caducan con la emisión de dicho efectos.” pronunciamiento.” “Artículo 140.- Impugnación de las resoluciones de “Artículo 121.- Determinación de la sanción la Sala Especializada en Propiedad Intelectual. Para determinar la sanción a aplicar, la autoridad De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del nacional competente podrá tener en consideración, entre Decreto Legislativo N° 1033, las resoluciones emitidas otros, los siguientes criterios: por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual agotan la vía administrativa y sólo pueden ser cuestionadas a) el beneficio ilícito real o potencial de la comisión de mediante el proceso contencioso - administrativo. No la infracción; proceden los escritos que presenten las partes, en sede b) la probabilidad de detección de la infracción; administrativa, dirigidos a cuestionar la validez o los c) la modalidad y el alcance del acto infractor; fundamentos de tales resoluciones. Ello sin perjuicio de la d) los efectos del acto infractor; facultad que tiene la Sala de declarar de oficio la nulidad e) la duración en el tiempo del acto infractor; de sus propias resoluciones.” f) la reincidencia en la comisión de un acto infractor; g) la mala fe en la comisión del acto infractor. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES De ser el caso, estos criterios también podrán ser “SEGUNDA.- Uso de otros signos tomados en cuenta a efectos de graduar la multa a Queda prohibido el uso de la denominación “marca imponer.” registrada”, “M.R.” u otra equivalente junto con signos que no cuenten con registro ante la Dirección competente del “Artículo 131.- Recurso de reconsideración Perú. Salvo en los casos de expedientes tramitados en Asimismo, queda prohibido el uso en el comercio de la expresión “denominación de origen”, “D.O.” u las áreas de infracciones de los respectivos órganos otra equivalente, en productos que no cuenten con competentes, contra las resoluciones expedidas por los denominación de origen o para los cuales no se haya órganos competentes puede interponerse recurso de obtenido la correspondiente autorización de uso ante el reconsideración, dentro de los quince (15) días hábiles órgano competente. siguientes a su notificación, el mismo que debe ser En los casos previstos en la presente disposición, acompañado con nueva prueba. el procedimiento se inicia de oficio y se sujeta a las El recurso de reconsideración no puede fundamentarse disposiciones establecidas en el Titulo XI, sobre en la modificación de la memoria descriptiva, las “Disposiciones relativas a las acciones por infracción de reivindicaciones o los dibujos.” derechos” del presente Decreto Legislativo, en lo que corresponda.” “Artículo 132.- Recurso de apelación Procede interponer recurso de apelación contra la “TERCERA.- Informe Técnico resolución que ponga fin a la instancia expedida por los En los delitos contra la propiedad industrial, órganos competentes, dentro de los quince (15) días previamente a que el Ministerio Público emita acusación u siguientes a su notificación. opinión, según sea el caso, las Direcciones competentes El recurso de apelación no puede fundamentarse del Indecopi deben emitir un informe técnico dentro del en la modificación de la memoria descriptiva, las término de cinco días. Dicho informe técnico no tiene la reivindicaciones o los dibujos.” calidad de documento pericial ni testimonial, no estando sujeto a ratificación por parte del funcionario emisor del “Artículo 136.- Procedimiento ante el Tribunal informe.” En todos los casos, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual corre traslado de la apelación a la otra parte Artículo 2.- Incorporación de los artículos 25-C, para que cumpla con presentar sus argumentos, en un 29-A, 31-A y del literal e) del artículo 115 al Decreto plazo equivalente a aquel con el que contó el apelante Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba para interponer su recurso. disposiciones complementarias a la Decisión 486 de Al contestar el traslado, dicha parte puede adherirse al la Comisión de la Comunidad Andina que establece el recurso de apelación, debiendo cumplir con los requisitos Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Incorpórese los artículos 25-C, 29-A, 31-A y del literal exigidos para la interposición del recurso, a excepción del e) del artículo 115 al Decreto Legislativo N° 1075, Decreto plazo para su presentación. La adhesión será puesta en Legislativo que aprueba disposiciones complementarias a conocimiento del apelante por un plazo igual al señalado la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en el párrafo anterior. que establece el Régimen Común sobre Propiedad El no contestar la apelación o la adhesión no se Industrial en los siguientes términos: considera un elemento de juicio en contra de la situación de la parte que no lo hizo. “Artículo 25-C.- División de solicitud de diseño El plazo máximo del procedimiento recursivo ante la industrial Sala Especializada en Propiedad Intelectual es de ciento El solicitante puede, en cualquier momento del ochenta (180) días hábiles.” trámite, dividir su solicitud de diseño industrial en dos o El Peruano / Viernes 7 de setiembre de 2018 NORMAS LEGALES 9 más solicitudes, pero ninguna de éstas puede implicar comerciales, nombres comerciales, marcas colectivas, una ampliación de la protección que corresponda a la marcas de certificación, denominaciones de origen, divulgación contenida en la solicitud inicial. indicaciones geográficas y especialidades tradicionales La oficina nacional competente puede, en cualquier garantizadas, así como administrar los registros momento del trámite, requerir al solicitante que divida la correspondientes.” solicitud si ella comprendiera más de un diseño. Cada solicitud divisional se beneficia de la fecha de Segunda.- Financiamiento presentación y, en su caso, de la fecha de prioridad de la La aplicación del presente Decreto Legislativo se solicitud inicial. financia con cargo al presupuesto institucional del lnstituto A efectos de la división de una solicitud, el solicitante Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección debe consignar los documentos que fuesen necesarios de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sin demandar para formar las solicitudes divisionales correspondientes.” recursos adicionales al Tesoro Público. “Artículo 29-A.- Notificación del examen de Tercera.- Vigencia de la Ley patentabilidad El presente Decreto Legislativo entra en vigencia al La Dirección notifica al solicitante el segundo o día siguiente de la publicación de la presente norma, posteriores exámenes de patentabilidad cuando contenga salvo lo referido a los artículos 3 y 4 del Decreto elementos nuevos o diversos elementos a los contenidos Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba en el anterior o anteriores exámenes de patentabilidad, disposiciones complementarias a la Decisión 486 de independientemente de si se reitera o no la conclusión la Comisión de la Comunidad Andina que establece el planteada. Régimen Común sobre Propiedad Industrial, y artículo 3 En caso se reproduzca la conclusión de anteriores y Primera Disposición Complementaria Final del presente exámenes sin que se incluyan nuevos elementos, no Decreto Legislativo, los cuales entrarán en vigencia con existe obligación de notificar.” la publicación del Decreto Supremo que las reglamente. “Artículo 31-A.- Fin de la etapa de oposición DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA Vencidos los plazos previstos para que el opositor sustente sus argumentos y que el solicitante proceda Única.- Aplicación de la ley a los procedimientos con la contestación de la oposición, se declara el fin de en trámite la etapa de oposición, aun si dichas acciones no hubieren Las disposiciones del presente Decreto Legislativo se sido realizadas por las partes.” aplican a los procedimientos en trámite, en la etapa en que se encuentren. “Artículo 115.- Facultades de investigación Sin que la presente enumeración tenga carácter POR TANTO: taxativo, la autoridad nacional competente tiene las siguientes facultades de investigación: Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República. (…) e) Exigir, vía medida cautelar o resolución que ponga Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco fin a la instancia, a las personas naturales o jurídicas, días del mes de setiembre del año dos mil dieciocho. así como a entidades públicas o privadas, estatales o no estatales, con o sin fines de lucro, la adopción de MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO medidas que impidan la continuación o perpetración de Presidente de la República actos practicados por terceros que supongan el uso no autorizado de elementos protegidos por la propiedad CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO industrial. Presidente del Consejo de Ministros (…)” Artículo 3.- Especialidades tradicionales 1688907-2 garantizadas Precísese que las especialidades tradicionales garantizadas a las que hace mención el literal n) del PRESIDENCIA DEL CONSEJO artículo 3 del Decreto Legislativo 1075 buscan proteger las recetas tradicionales, los métodos de producción o transformación que correspondan a la práctica tradicional DE MINISTROS aplicable a un producto o alimento contribuyendo a dar valor agregado a los productos tradicionales en Autorizan viaje de Presidente del Consejo su comercialización, producción o transformación; y, a Directivo del INDECOPI a Argentina, en informar a los consumidores de sus atributos. comisión de servicios Artículo 4.- Del refrendo El presente Decreto Legislativo es refrendado por el RESOLUCIÓN MINISTERIAL Presidente del Consejo de Ministros. N° 221-2018-PCM DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES Lima, 4 de setiembre de 2018 Primera.- Modificación del numeral 36.1 del artículo VISTA: 36 del Decreto Legislativo 1033, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del La Carta Nº 727-2018/PRE-INDECOPI de la Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Presidencia del Consejo Directivo del Instituto Nacional la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Modifíquese el numeral 36.1 del artículo 36 del Decreto Propiedad Intelectual (INDECOPI); y, Legislativo 1033, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional CONSIDERANDO: de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, en los siguientes Que, de conformidad con el artículo 1 del Decreto términos: Legislativo Nº 1033 – Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional “Artículo 36.- De la Dirección de Signos Distintivos.- de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), el INDECOPI es

36.1 Corresponde a la Dirección de Signos Distintivos un organismo público especializado con personería proteger los derechos otorgados sobre marcas, lemas jurídica de derecho público interno, que goza de